PODE UMA MARCA PERTENCER A MAIS DE UMA PESSOA?

16 de setembro de 2020 Artigos 0 Comentários

O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri (“Protocolo”) e, com isso, precisou buscar ferramentas para equalizar os procedimentos de registro de marcas entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do acordo internacional.

Em setembro de 2019, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) publicou as resoluções INPI/PR 244/19 e INPI/PR 245/19, ambas de 27 de agosto que tratam respectivamente da divisão de registros, pedidos de registro de marca e da cotitularidade.

Como funciona a cotitularidade de marcas?                                                

 A propriedade da marca é garantida àquele que a registra primeiro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”). Conforme o disposto no artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial” ou “LPI”), a propriedade da marca é adquirida por meio de registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Neste sentido, a pessoa física ou jurídica pode requerer o registro de marca, desde que comprove a atividade exercida. Com isso, a marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional por 10 (dez) anos e o titular deve mantê-la em uso e prorrogá-la de dez em dez anos.

Até a implantação do Protocolo de Madri, em 02 e outubro do ano passado e disponibilização do peticionamento relativo ao regime de cotitularidade no sistema e-Marcas, nos termos da Resolução INPI/PR nº 245/2019, só era permitido um titular, seja pessoa física ou jurídica, por marca registrada. Com tais alterações normativas, o Brasil passa a permitir a cotitularidade.

A cotitulariade consiste na possibilidade de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca, questionamento que era frequente nos pedidos de registros marcários. Entretanto, entre os principais pontos envolvendo o novo regime, está a determinação de que todos os requerentes da marca deverão exercer atividade compatível com os produtos ou serviços assinalados no pedido.

Isso significa que se a marca pretendida tem como objeto social a comercialização de livros e se os empresários requerentes têm apenas uma empresa do ramo alimentício, o processo pode ser indeferido ou INPI pode entrar com uma exigência.

Neste cenário, no dia 08 de setembro deste ano, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (“DIRMA”) informou que a partir do dia 15 de setembro a cotitularidade passaria a ser uma opção em pedidos de marca, por meio dos seguintes serviços:

  1. Código 389 (Pedido de registro de marca com especificação pré-aprovada) – valor por classe; e
  2. Código 394 (Pedido de registo de marca com especificação de livre preenchimento) – valor por classe.

Além do mais, pelo código de serviço 349 (Anotação de transferência de titular), um pedido ou registro com um único titular poderá ser transformado em pedido ou registro com mais de um titular, permitindo também quaisquer transferências futuras envolvendo alguma questão em cotitularidade.

O conjunto de requerentes deverá ser informado no ato do depósito. Após o depósito, a inclusão ou a exclusão de cotitulares ou requerentes deverá ser solicitada por meio da petição de anotação de transferência de titularidade. Lembrando que, não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva, que é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI).

Ressalta-se ainda, que o INPI não anotará o percentual de cada cotitular ou requerente sobre a propriedade do registro ou pedido de registro de marca.

Considerações finais

O regime de cotitularidade em registros de marca é vantajoso do ponto de vista legal e, da forma que a Resolução 245 indica, facilita a atuação de todos os titulares perante o INPI. Isso pois a manifestação de apenas um deles será válida em diversas situações e acontecerá em proveito dos demais titulares, reduzindo assim a burocracia.

É importante, no caso de copropriedade de uma marca, deixar bem vinculado tudo o que se relaciona com a utilização do sinal. Desta forma, não haverá erros ou mal entendidos e os titulares usarão a marca em harmonia.

Nesse sentido, é aconselhável estabelecer uma espécie de acordo ou contrato firmado por todos os coproprietários especificando todos os cenários possíveis em que a marca possa estar envolvida. Assim, os problemas serão resolvidos e as discrepâncias entre os membros da comunidade dissipadas.

Continue nos acompanhando e fique por dentro das novidades sobre o tema.

Equipe de Consultoria do Molina Advogados

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