APENAS A JUSTIÇA FEDERAL PODE DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA NO INPI

13 de agosto de 2020 Artigos 0 Comentários

Questões envolvendo a posição processual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) podem ser consideradas um tanto quanto complexas, notadamente pela divergência jurisprudencial vivenciada em nossos Tribunais.

Neste sentido, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfrentou no Recurso Especial (REsp) nº 1.393.123-SP[1], julgado em 18 de fevereiro de 2020, apreciação da matéria acerca da exclusividade de uso de marca, em que atrai a competência da Justiça Federal com necessária intervenção do INPI. Veja os detalhes abaixo.

Marca regist​​rada

As marcas pertencem ao grupo dos sinais distintivos da atividade empresarial cujas funções principais são de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no artigo 122 da Lei nº 9279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”).

O registro de marca para os efeitos desta Lei e os direitos de propriedade industrial são concedidos, no Brasil, pelo INPI, que é uma autarquia federal. Por ser integrante da Administração Pública, o INPI pode ter suas decisões questionadas perante o Poder Judiciário, em função do conhecido princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Usando os notáveis ensinamentos de Gama Cerqueira[2], quando falava do direito decorrente do registro de marca:

O registro constitui o título legal para o exercício de direito exclusivo ao uso da marca, presumindo-se válido, para todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua nulidade tenha sido argüida em defesa, nos casos previstos na lei, e reconhecida por sentença. Do mesmo modo, embora atacado em ação tendente a anulá-lo, o seu titular continuará gozando de todos os direitos que a lei lhe assegura, podendo recorres aos meios legais para defesa do uso exclusivo da marca.

Ocorre que mesmo após a concessão do registro da marca é possível o reconhecimento de sua nulidade através de processo administrativo ou judicial.

Assim, qualquer interessado pode levantar os elementos de constituição e as condições de distintividade, disponibilidade, licitude e veracidade do sinal; a existência de eventual violação aos tratados internacionais e, também, o direito de precedência de uso da marca.

Outras causas relacionadas à propriedade da marca também merecem atenção, como questões relacionadas aos julgamentos que envolvem nulidade e abstenção do uso de marcas, especialmente sobre a forma de intervenção do INPI nesses processos.

Litígios no judiciário

Os conflitos sobre a matéria se multiplicam no Judiciário, principalmente quando se trata de uso de marcas semelhantes por empresas distintas e concorrentes que objetivam a abstenção e, consequentemente, o cancelamento de registro, em que enfatizam o fato de que não se admite o uso abusivo de marca para favorecer a concorrência desleal e a confusão do consumidor.

Vejamos então a circunstância mais comum em que possa ocorrer pedidos de abstenção de uso de marca, bem como a sua nulidade na seara judicial, conforme explanação no caso prático abaixo.

No caso em análise (REsp nº 1.393.123-SP), a Escola de Ensino Infantil Poliedro ajuizou ação de abstenção de uso de marca contra Poliedro Vestibulares. A ré na ação de abstenção apresentou reconvenção, alegando ser proprietária do registro da marca perante o INPI. Na reconvenção, requereu que a autora da ação deixasse de utilizar a marca “Poliedro”.

Em primeiro grau, Poliedro Vestibulares teve seu pedido afastado em razão da incompetência e da existência de lide pendente na Justiça Federal. Em instância recursal, o Tribunal estadual, no qual tramita a ação, adentrou na análise da própria concessão da marca à ré-reconvinte, para afirmar que o registro concedido pelo INPI não lhe garantiria o uso exclusivo[3].

Neste sentido, não são raros os processos judiciais que têm como ponto principal pedidos de abstenção de terceiros de uso de marca já registrada, seja pela utilização indevida não autorizada pelo titular ou em situações de semelhanças entre marcas registradas que possam gerar confusão ao e/ou comparação pelo consumidor dos produtos ou serviços.

Ocorre que a apreciação da matéria atrai a competência da Justiça Federal, com necessária intervenção do INPI. No caso explanado, o STJ decidiu que a alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal.

Portando, ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. No entanto, no caso de discussões sobre o conjunto-imagem dos produtos (trade dress), concorrência desleal e assuntos correlatos, a competência é da Justiça estadual.

Segundo o entendimento do STJ firmado no acórdão proferido no REsp nº 1.393.123-SP, em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em demanda judicial com a participação do INPI, tem competência para impor ao titular do registro a abstenção de seu uso, inclusive em relação à eventual tutela provisória. A competência tem relação com o interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos.

Nossa Considerações

Assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, não compete à Justiça Estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca.

Destacamos que as marcas garantem direitos exclusivos sobre o uso de elementos verbais e figurativos que estejam associados com o seu negócio. E, dentro da questão em debate, destaca-se o fato de que não se admite o uso abusivo de marca para favorecer a concorrência desleal e a confusão do consumidor.

Desse modo, para ações judiciais que versarem sobre pedidos de abstenção de uso de marca, cumulados com a nulidade total ou parcial da marca, a competência será da Justiça Federal e com intervenção obrigatória do INPI.

[1] REsp 1.393.123-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, DJe 06/03/2020.

[2] Tratado da propriedade industrial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, p. 1082/1083.

[3] STJ – REsp: 1.393.123 – SP (2013/0222621-7), Realtora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento:18/02/2020, T4 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe: 06/03/2020). Disponível em: <https://juristas.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-inpi-recurso-especial.pdf>.

Equipe de Consultoria do Molina Advogados 

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